華昇體育器材有限公司 訴 何比泰 t/a New Generation & Co

HCA 755/2005

香港特別行政區

高等法院原訟法庭

高等法院民事訴訟2005年第755號

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主審法官：高等法院原訟法庭特委法官袁國強

聆訊日期：2007年5月22至23日

判案書日期：2007年5月31日

判案書

1.本案主要涉及原告人對被告人提出的兩項申索。其一是侵犯註冊商標 (infringement of trade mark)，其二是假冒之侵權行為 (passing off)。

與訟雙方之背景

2.原告人是一間在香港成立的公司，主要從事生產及銷售戶外運動用品，其產品包括不同類形之背囊、背包、腰包及其他運動袋。

3.原告人多年來一直銷售一系列名為“NIKKO” 之產品，並在香港及其他地方擁有超過九十個 “NIKKO” 產品的註冊商標。申索陳述書第十一段列舉出原告人擁有在香港註冊的 “NIKKO” 商標，當中的兩個註冊商標，是本案的焦點。

4.第一個是註冊編號1995B05323之商標，註冊日期為1995 年6月29日。此商標如下：

5.第二個是註冊編號200400045之商標，註冊日期為2002 年10月18日。此商標如下：

6.上述兩個商標均為第十八分類的註冊，有關商品包括背囊、背包、腰包及運動袋。

7.被告人承認原告人為上述兩個註冊商標的擁有人。此外，原告人就這兩個註冊商標提呈了核證副本。根據香港法例第559章《商標條例》第79條第(3)款，法院須接納該兩份核證副本為證據，原告人無須再作證明，亦無須交出正本。

8.原告人 “NIKKO” 系列之產品，在香港、內地及其他二十多個地方也有廣泛的銷售。原告人多年來在香港及其他地方花了大量人力、物力及金錢宣傳及推廣 ”NIKKO” 系列之產品，並於過往年間在香港及世界各地錄得相當可觀的銷售額。簡而言之，原告人成功地在香港及其他地方建立了 “NIKKO” 這品牌的知名度及商譽。這點被告人也沒有否認。

9.另一方面，被告人在有關時間獨資經營名為 “New  Generation & Co.” 之銷售業務，並以 “TOBI” 或 “ICON” 之商號在元朗、屯門、荃灣及沙田之「千色店」（或稱「千色百貨」）(Citistore) 內租用專櫃售賣運動用品。

原告人的指控

10.雖然申索陳述書第八段特別舉出2004年10月19日發生的事件作為支持原告人的指控，但與訟雙方之糾紛從2002年便開始。

11.大約於2002年10月，原告人發現被告人於其「千色店」內之專櫃銷售附有 “NEEKO” 商標之背囊等運動袋。該 “NEEKO” 之商標，除以 “NEEKO” 之形式出現外，也有以下商標或標誌出現：

12.原告人分別於2002年12月及2003年1月向被告人致函投訴其上述侵權行為。期間原告人亦有向「千色店」之管理部門投訴。原告人市場部女經理 (Ms. Ann Hung) 也與被告人多次通過電話商討此事。雖然被告人否認侵犯原告人擁有的註冊商標或假冒 “NIKKO” 系列產品，但他對在「千色店」售賣 “NEEKO” 產品一事直認不諱。再者，被告人及其採購員張國輝先生 (Mr. Corwin Cheung) 作供時均承認於2002年從內地採購 “NEEKO” 產品時已知悉有 “NIKKO” 之產品。被告人只辯稱他為免麻煩，才在原告人投訴後停止售賣 “NEEKO” 產品。

13.雖然原告人在2002年底或2003年初並沒有即時向被告人就上述行為提出起訴，本席同意原告人代表大律師這方面之陳詞，即原告人沒有放棄或因此喪失向被告人就上述行為作出追討的權利。

14.2004年10月中旬發生的事情，催化原告人向被告人提出此訴訟。原告人在這方面對被告人的指控可簡述如下。

15.大約於2004年10月15日，原告人之總經理李光華先生指示負責產品推廣的許德聲先生（下稱「許先生」）到被告人經營之專櫃購買有 “NEEKO” 或 “XLNEEKO” 商標之產品。

16.許先生於2004年10月19日早上首先前往被告人於屯門「千色店」內經營之 “TOBI” 專櫃，並在該處購買附有 “XLNEEKO” 商標之背囊一個（即編號P1之證物）。除該背囊外，許先生作供時提呈了兩張收據。一張是電腦打印的收據，另一張則為印有「千色店」商號之正式收據。這兩張收據均顯示該背囊的價格為港幣230元，後者更列明出售之貨品為NEEKO 995 背囊（參看編號P2 之證物）。

17.據許先生陳述，他於同日下午大約1時左右到達被告人於元朗「千色店」內經營之 “TOBI” 專櫃，並在該處購買附有以下商標的腰包一個。（即編號P3之證物）

該腰包附有一小咭，咭上印有 “XLNEEKO” 及與原告人 “NIKKO” 商標一樣的山峰標誌。

18.就上述於元朗「千色店」購買之腰包，許先生作供時也提呈了兩張收據。其一是電腦打印的收據，其二是一張由人手填寫 “Yuen Long 千色 Tobi” 的購物單。兩張收據均顯示該貨品的價格為港幣100元，後者更在「貨號」和「顏色」兩欄中填有 “XLNEEKO 22162灰” 的資料。（即編號P4之證物。）

19.被告人對許先生於屯門購買之“XLNEEKO” 背囊沒有提出異議，但他不接納許先生在元朗購買上述腰包之說法。被告人指稱，元朗「千色店」於2004年9月開始進行裝修工程，他也在同一時間停止於元朗「千色店」經營 “TOBI” 之專櫃。此外，被告人辯稱他在2004年期間並沒有售賣上述腰包，亦沒有售賣有山峰標記的 “NEEKO” 貨品。雖然如此，被告人在聆訊期間承認2004年10月19日期間，他以 “ICON” 的商號在元朗「千色店」四樓銷售貨品。這點在被告人結案陳詞第4(iii)段也可看到。

20.許先生與被告人就上述腰包的證詞明顯有迴異。在仔細考慮雙方供詞、有關文件、許先生和被告人作供時的舉止及其他有關因素後，本席認為許先生是一個可信及可靠的證人。反之，被告人在這方面的供詞不盡不實，企圖以遍蓋全。

21.被告人在2004年10月19日於元朗「千色店」經營之專櫃的商號並不重要，更遑論是問題的關鍵。證物編號P4的電腦收據打印了 “ICON” 的商號，即被告人承認當時於元朗「千色店」採用的商號。再者，證物編號P4的另一張購物單填上了 “Yuen Long 千色 TOBI” 的字句，因此許先生視當時被告人專櫃的名稱為 “TOBI” 也完全可以理解。更重要的是，該張購物單上列出許先生購買的貨品。在沒有證據顯示證物編號P4的兩張單據為偽造的情況下，本席接納證物編號P3的上述腰包確實由許先生在2004年10月19日於元朗「千 色店」被告人的專櫃所購買。

侵犯註冊商標

22.原告人對被告人的指控有二，其一是被告人侵犯原告人擁有的上述註冊商標，即上文第4及第5段提及的商標。

23.在這方面，香港法例第559章《商標條例》第18條第(3)及第(5)款規範如下：

“	(3)	凡某商標已就某些貨品或服務而註冊，如─
		(a)	任何人在營商過程或業務運作中，就與該等貨品或服務相同或相類似的其他貨品或服務而使用與該商標相類似的標誌；及
		(b)	就該等其他貨品或服務而使用該標誌相當可能會令公眾產生混淆，
		則該人即屬侵犯該註冊商標。
		... ... ...
	(5)	就本條而言，任何人如─
		(a)	將標誌應用於貨品或其包裝上；
		(b)	在標誌下要約售賣貨品或為售賣而展示貨品；
		(c)	在標誌下將貨品推出市場；
		(d)	在標誌下積存貨品以作要約售賣或為售賣而展示或推出市場的用途；
		(e)	在標誌下要約提供服務或提供服務；
		(f)	在標誌下輸入或輸出貨品；或
		(g)	在商用紙張上或廣告宣傳中使用標誌，
		即屬使用該標誌。”

24.在本案中，被告人毫無疑問在營商過程及業務運作中使用了 “NEEKO” 、“XLNEEKO”及下圖的商標。

25.本案這方面的關鍵是被告人所使用的商標是否與上述原告人擁有的註冊商標相類似而相當可能會令公眾產生混淆。若有這情況，被告人便侵犯了原告人的註冊商標。

26.由於本案涉及的產品是一些日常公眾會購買和使用的商品，因此法院不會接納被告人及其證人就雙方之商標會否產生混淆的證詞（參看 ：Dalgety Spillers Foods Ltd. v Food Brokers Ltd. [1994] FSR 504，第527至528頁）。反之，法庭應自行考慮及判斷雙方之商標會否導致或相當可能會令公眾產生混淆或被誤導（參看：AG Spalding & Bros v AW Garage Ltd. (1915) 32 RPC 273，第286至287頁；及Parker-Knoll Ltd. v Knoll International Ltd.  [1962] RPC 265，第291至292頁）。

27.有關兩個商標會否令公眾產生混淆的適用法律原則，大都相當清晰。英國、澳州及香港有相當多的判例和法律文獻可供參考。比較常見的包括： (1) Reed Executive plc v Reed Business Information Ltd. [2004] RPC 40，第78至86段; (2) Re Yuen Nuen Sun [2000] 2 HKLRD 341，第46段; (3) Kerly’s Law of Trade Marks & Trade Names (第14版) 第 17-022至17-060段；(4)  Re Pianotist Co’s Application (1906) 23 RPC 744; (5) Saville Perfumery Ltd v June Perfect Ltd (1941) 58 RPC 147; (6) “KARATE” Trade Mark Application (App. No. 365 of 1981) (1/6/1983)；及 (7) “KALORIK” Trade Mark Application (App. No. 604 of 1997) (6/6/1983)。

28.縱觀上列判例和文獻，在本案這方面適用的法律原則可簡述如下：

(1)	在決定兩個商標會否產生混淆時，法庭應考慮所有相關之因素，從而作整體及全面之評核，並研究兩個商標或標誌整體上的相似程度。
(2)	法庭不應假設消費者會作非常小心的比較，只應以普通消費者在普通購物情況時的小心程度作標準。
(3)	當兩個商標並排一同考慮時，兩者分別之處可能不難察覺。但消費者購物時一般不會將註冊商標和倣冒商標一併考慮。消費者大多只是依靠對某個商標的印象或記憶去購物，而且他們的記憶往往並非完全正確無誤 (imperfect recollection)。由是之故，法庭在判斷兩個商標會否產生混淆時，也應考慮以上因素。
(4)	商標是一個整體。在判斷兩個商標是否相似時，法庭應評核兩個商標整體上的相似程度。
(5)	所有相關的因素及環境，包括視覺或聽覺上的相似之處，也應一併考慮。此外，貨品的種類也不無關係。一般消費者在購買比較昂貴的貨品時會比較小心行事。但在購買價格低廉的日常用品時則不會特別小心，因而被混淆的情況比較容易發生。
(6)	社會及文化因素在個別情況也可能有關。倘若有關商標包含英文或其他外語，有關消費者的英文或相關外語水平也應放在考慮之列。

29.除闡釋上述法律原則外，以往的判例也在某程度上反映法庭對侵犯註冊商標的行事標準。當然，在參考這些案例時不可不顧及個別案情的異同。在Bailey (1935) 52 RPC 136 一案中，法庭認為 “Erectiko” 與 “Erector” 相似，拒絕前者註冊。在 “Karate” (App. No. 365 of 1981) (1/6/1983)一案，”Karate” 與 “Carat” 被判定會產生混淆，後者被拒絕註冊。此外，在Rheinliebling [1966] RPC 68 一案中，法庭認為 “Rheinliebling” 與 “Liebling” 相似，拒絕前者就Rhine 酒產品的註冊。

30.在仔細考慮上述與訟雙方使用之商標，本席認為兩者在視覺、聽覺及整體上均相類似，亦相當可能令公眾產生混淆。主要原因如下：

(1)	“NIKKO” 與 “NEEKO” 均由五個英文字母組成，當中三個英文字母，即 “N”、”K” 及 “O” 相同。
(2)	“NIKKO”及 “NEEKO”均不是有意思的英文字。並容易令人猜想該名稱是由日語演變而來的英文譯音。
(3)	“NIKKO”及”NEEKO”的讀音雖然不完全相同，但卻十分相近。對英語水平不高的人尤為容易產生混淆。
(4)	被告人售賣的貨品，與原告人的 “NIKKO” 系列貨品相同，並在同一類別或檔次的商店出售。
(5)	“XLNEEKO” 及 “NIKKO” 也是相類似而相當可能會令公眾產生混淆。在 “NEEKO” 前加上 “XL” 並沒有令這標誌有任何不同之處。消費者可能衹會理解或估計 “XL” 是 “Extra Large” （特大）的意思。這些純粹形容性 (descriptive) 而沒有辨別 (distinguishing) 功能的額外字眼，不會對被告人在這方面的抗辯有幫助。（參看：Kerly，第17-030段）
(6)	此外，　及　　這兩個商標或標誌的意念明顯相同。兩者均有一個高山的繪圖，加上兩個十分相近的字 (“NEEKO”及”NIKKO”)，亦有 “OUTDOOR SPECIALIST” 的英文字。產生混淆的可能性會因消費者不會完全記得兩個商標的每一細節 (imperfect recollection) 而增加。更重要的是，兩者的高山繪圖是完全一樣的。明顯地選擇使用  的人是刻意抄襲，意圖是要混淆消費者。在如斯的情況下，法庭不會假設他們的意圖並不成功。參看： Slazenger & Sons v Feltham & Co (1889) 6 RPC 531，第538頁。
(7)	上類似貝殼的繪圖並不影響上述的分析，因為法庭並非並排比較 及 ，而是考慮它們的整體意念及消費者不完全的記憶 (imperfect recollection) 等因素。兩者相同或相類似的部份 (即 NEEKO/NIKKO 及高山繪圖)均不是普遍或慣常被採用的意念或繪圖。參看：Kerly，第17-035 – 17-038 段。再者，原告人並非單單使用 這個包括貝殼的商標，因而令消費者看見到一個沒有貝殼的標誌（例如 ）便不會或不可能被混淆。反之，原告人亦有單獨使用 NIKKO 這字眼。
(8)	亦有侵犯 “NIKKO” 這註冊商標。正如上文所說，“NIKKO” 與 “NEEKO” 是相類似而相當可能會令公眾產生混淆。被告人不能因為 中加上其他原素而辯稱沒有侵犯商標。參看：Kerly，第17-031段。

31.除強調上述 “NIKKO” 及 “NEEKO” 之商標不相類似外，被告人指稱他並非 “NEEKO” 或 “XLNEEKO” 的商標擁有人，因此原告人不應向他追討。此外，被告人亦提呈了 “NEEKO” 及 “XLNEEKO” 在內地及香港的商標註冊文件。（當被告人在聆訊期間提呈 “XLNEEKO” 在香港的商標註冊文件時，原告人只同意該文件暫時呈堂。在平衡利弊及雙方的權益後，本席認為該文件不會對原告人造成實質損害。因此，本席決定容許被告人使用該文件。）

32.本席認為這些抗辯理由在法律上並不成立。即使被告人不是 “NEEKO” 及“XLNEEKO” 商標的擁有人，他的上述銷售行為已構成侵犯註冊商標行為。（參看上文第23段節錄的 《商標條例》第18條第 (3) 及 (5) 款）此外，被告人提供有關 “NEEKO” 及“XLNEEKO” 在內地及香港之商標註冊文件亦不能成為合法的抗辯理據。只要原告人是 “NIKKO” 在香港註冊商標的擁有人，他在香港的商標權益便受法律保護。有關 “XLNEEKO” 在香港的商標註冊，不單圖形和設計意念完全不同（參看審訊文件匣D部第1200至1204頁），其註冊日期為2006年，即在本案涉及的侵犯註冊商標行為發生後的兩年。

33.總而言之，在考慮被告人提出的所有論據後，本席認為被告人缺乏合法的抗辯理由。因此，本席裁定原告人對被告人就侵犯註冊商標的指控成立。

假冒

34.若要成功就假冒之侵權行為作出申索，原告人必須證明以下要素：

(1)	原告人就有關商品、標誌、商號等享有一定程度的商譽或名譽 (goodwill or reputation)；
(2)	被告人作出失實陳述 (misrepresentation) ，因而導致混淆 (confusion);
(3)	被告人的上述行為令至原告人蒙受或可能蒙受損失 (damage or likelihood of damage)。

（參看：Consorzio del Prosciutto di Parma v Marks and Spencer plc [1991] RPC 351，第368頁）

35.在本案中，原告人就 “NIKKO” 系列商品在香港所享有的商譽不容置疑，被告人亦沒有在這方面提出異議。

36.至於因被告人失實陳述而導致混淆這一點，適用的法律原則基本上與兩個商標是否類似的原則相同。基於上文第30段的論述，本席認為原告人也成功地證明了這一點。正如上文第30(6)段指出，兩者商標內的高山繪圖完全一樣，箇中的抄襲及誤導意圖彰然在目。

37.第三個要素是被告人的假冒行為有否引致或可能引致損失。（參看：Wadlow, The Law of Passing-off, 第三版，第4-11至4-16段）在本案中這點不可能存有爭議，被告人的行為顯然導致或可能導致原告人蒙受損失。

38.被告人的心態 (mental state) 在法律上並不影響被告人的行為是否構成假冒的侵權行為。原告人無須證明被告人刻意假冒原告人之商品。（參看：Wadlow, The Law of Passing-off, 第三版，第5-44至9-81段。）

39.基於以上的原因，本席裁定原告人對被告人就假冒的指控也成立。

濟助

40.在考慮本案的案情及聽取原告人代表大律師的陳詞後，本席作出以下命令：

(1)	頒佈禁制令永久禁制被告人本人、其僱員、代理或代表（或上述任何其中一人）於香港作出以下任何一種行爲：
	(a)	侵犯原告人擁有之註冊商標，包括但不限於：
		(i)	由“”標誌構成之香港商標註冊號碼1995B05323；
		(ii)	由“”標誌構成之香港商標註冊號碼200400045;
			(以下統稱為“已註冊之商標”)。
	(b)	製造、授權製造、定購、購買、入口、出口、分發、邀約售賣、售賣、邀約供應、供應、處置或以任何其他形式處理任何具有、顯示或以任何形式描繪任何原告人之註冊商標，尤其已註冊之商標或任何其他未經原告人授權之相類似的商標，包括但並不限於任何由“NIKKO”、“NEEKO”或 “XLNEEKO”文字構成的商標，“”或“”及/或任何類似或模仿的商標。
	(c)	供給、供應、邀約提供、供應或提供任何以本質及行徑而言侵犯任何原告人之商標，尤其包括已註冊之商標，但並不限於使用任何由“NIKKO”、         “NEEKO”或 “XLNEEKO”文字構成的商標，     “”或“”及/或任何類似模仿的商標。
	(d)	向任何顧客或潛在顧客陳述被告人之物品或服務為原告人所供應、供給或製造或與原告人有任何形式的聯繋。
	(e)	通過：
		(i)	使用原告人之商標，尤其是“NIKKO” 或 “NEEKO”、“XLNEEKO”或       “”標誌；或
		(ii)	任何其他形式，
			假冒、試圖假冒、促使或協助他人於香港或其他地方假冒原告人之商品、產品、服務或業務。
	(f)	慫使、唆使、煽動、促致、協助、教唆或指示任何人作出任何上述行爲或與任何人共謀為促進該等行爲而作出一致相應之行動。
(2)	被告人於本命令頒令後21天内於宣誓下交付作銷毁用途所有其具有、顯示、展示或描繪任何原告人之註冊商標（尤其是已註冊之商標或“NEEKO”、“XLNEEKO”或“”）的物品、貨物及其他物件之餘下存貨（包括但並不限於商業用信箋、小冊子及市場推廣物料）及所有包裝、工具、木板、金屬板、鑄模、金屬模、鑄件、印版、底片或用作製造或印刷上述物品之物件，及所有受被告人管5有、處置權下，保管或控制，而如被告人持續保留、使用或處置將違反上述任何一項永久禁制令之物件、文件、物料或東西。
(3)	原告人可於被告人在下列第 (5) 分段中完全披露所有有關文件後的21天内就調查損失或清算利潤作出選擇，於作出選擇後由聆案官調查或清算被告人有關其侵犯註冊商標及假冒行爲所得之利潤或原告人因而承受之損失。
(4)	被告人須於完成該等調查或清算後支付所有裁定為須支付予原告人之款項，及法庭根據《高等法院條例》（香港法例第4章）第48條或按平衡法司法管轄權裁定該等款項之利息。
(5)	被告人須就有關上述所有事宜在宣誓下作出披露。

41.就以上的濟助涉及的法律原則，原告人之代表大律師在審訊過程中有詳細的陳詞。本席同意原告人代表大律師的有關陳詞，在此不再覆述。唯一在此一提的，是《商標條例》第23條（交付令）及第25條（處置令）之間的關係。單從字面上看，《商標條例》第23及25條頗有矛盾之處。在聽取原告人代表大律師的陳詞後，本席同意《商標條例》第23條及25條的申請可同時進行，雖然侵權物品的處置則只能在交付之後才可進行。（參看：Miller Brewing Co. v The  Mersey Docks & Harborn Co. [2004] FSR 81，第91至92頁；及Halsbury’s Laws of Hong Kong，第15(3)冊，第225.719段之第6個註腳。）

被告人的反申索

42.被告人除提出抗辯外，也向原告人提出反申索，指原告人在沒有實質證據下便高姿態作出投訴，令致被告人業務及聲譽受損。此外，被告人指原告人的行為對他的專櫃同事做成心理壓力，而被告人亦因應付此訴訟需額外付出時間、金錢和精神。由於本席接納原告人的申索，被告人的反申索不可能成立。因此，本席駁回被告人的所有反申索。

訟費

43.在聆訊末段，原告人的代表大律師表示若法庭接納原告人的申索，原告人希望法庭根據《高等法院規則》第62號命令第9(4)(b)條指示指明的整筆款項，以代替經評定的訟費 (gross sum in lieu of taxed costs)。原告就此提交了一份訟費細明表。該細明表列舉了原告人就本案已支付或應支付之訟費，總數合共603,542港元。

44.本席對原告人此申請起初頗有保留，但在考慮適用之法律原則及本案的情況後，本席同意以指明的整筆款代替經評定的訟費不會對被告人造成不公平之處。反之，這方法對與訟雙方及法庭也省時便利，並能省免日後若要評定訟費時衍生的費用。

45.經考慮本案的情況後，本席認為原告人在本案（包括申索及反申索）應得之合理訟費為港幣48萬元正。

46.因此，除了上文第40段及第42段的命令外，本席作出訟費暫准命令 (Order nisi as to costs) ，頒令被告人需向原告人支付港幣48萬元的訟費。

47.最後，本席對原告人之代表大律師在聆訊期間提供的協助表示謝意。

原告人：由的近律師行聘黃繼明大律師代表

被告人：無律師代表，親自應訊