Octopus Cards Ltd 訴 Odd.HK Ltd
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1. 原告申請撤銷被告兩種發明的短期專利,理由是這兩項發明都不是新穎和沒有創造性。被告第一種獲批短期專利的發明,是一個「芯片保護盒」,短期專利編號HK1086445。被告第二種獲批短期專利的發明,是一個「便於攜帶的電子錢包」(下稱“電子錢包”),短期專利編號HK1086155。
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HCMP 104/2007 香港特別行政區 高等法院原訟法庭 民事司法管轄權 高院雜項案件 2007 年第 104 號 ----------------------
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---------------------- 主審法官:高等法院原訟法庭暫委法官陳江耀 聆訊日期:2008 年 7 月 14–16 日;2009 年 2 月 5–6 及 9 日 裁決書日期:2009 年 3 月 17 日 裁決書 1.原告申請撤銷被告兩種發明的短期專利,理由是這兩項發明都不是新穎和沒有創造性。被告第一種獲批短期專利的發明,是一個「芯片保護盒」,短期專利編號HK1086445。被告第二種獲批短期專利的發明,是一個「便於攜帶的電子錢包」(下稱“電子錢包”),短期專利編號HK1086155。 有關法律 2.專利條例第117條規定,專利註冊處處長毋須考慮或顧及申請短期專利的發明的可享專利性,處長只須考慮申請書是否符合第113條的形式上的規定,所以被告的兩項發明雖然獲批了短期專利,但這並不證明這兩項發明有專利資格。 3.專利條例第93(1) 條訂定可享有專利的發明是:
條例第94(1) 條訂定「新穎性」為:
4.英國上訴法庭曾在The General Tire & Rubber Company v The Firestone Tyre and Rubber Company Ltd [1972] RPC 457的485–486頁闡明在考慮一項發明是否新穎時的方法:
簡言之就是把一個較早發布的發明 (須根據其發布時的科技環境來詮釋),然後把專利持有人的發明 (須根據其發布發明時的科技環境來詮釋),作出比較;若較早的發明經詮釋後所得的設計,與專利持有人的發明經詮釋後所得的設計是相同的話,專利持有人的發明便在較早日期已被別人發明了,所以專利持有人的發明便不會被視為新穎。再者,專利持有人的發明是否新穎,是一個事實的裁決。而且較早發明者和專利持有人可能從不同的起點去研究這設計,因而用不同的方式來闡述這設計,以致在言詞上看不到兩個設計其實是相同的,但若根據較早發明者的指示所製造的設計,會被視為侵犯專利持有人的專利,那沒專利持有人的發明便已被較早發明者在較早前發明了。 5.至於一項享有專利的發明,它所涉及的範圍,在條例第 76條有規定:
上述條例第93(1) 條規定可享有專利的發明是要新穎和包含創造性,條例第96(1) 對創造性有如下定義:
6.在考慮一項發明是否有創造性,英國Jacob LJ在Pozzoli SpA v BDMO SA [2007] FSR 37 第23段建議以下方法:
就是首先要概念性地確定一位擅長有關技術的人,和他擁有與這發明有關連的一般性知識,接著就是確定或詮釋這發明的權利要求的創造性概念,然後認定這創造性概念和現有科技已有的事項,是否有差異,又或差異為何,再假設這擅長有關技術者是不知曉這項發明,最後考慮對這技術者而言,那些差異是否明顯而不需要創造性便可造到的變更,又或者那些差異是要創造性才可達到。 7.原告建議本席採納這方法,本席同意原告的建議。 8.至於「現有科技」,條例第94(2) 條規定如下:
雙方證人 9.原告傳召了兩位專家證人,第一位專家李先生是一位電子工程師,他擁有香港大學電子工程學士和碩士學位,也是內地的合資格專利代理人;第二位專家證人袁先生是香港科技大學機械工程科的副教授。被告傳召了一位專家證人楊先生,他擁有香港理工大學的學士學位和電子工程高級文憑,在製造業工作有29年,對電子產品的研發有豐富經驗。本席接受3位證人為專家證人。 芯片保護盒HK1086445 10.被告在2006年5月25日提交這短期專利申請,但要求從2005年6月8日起計優先權,因為被告是在這天向內地機構作出類似專利申請。這短期專利有5項權利要求:
申請書更有實施例繪圖如下:
11.原告說任可保護或容納芯片的先有技術,都比被告更早地發明了這芯片保護盒的權利要求。原告更引用8項先有技術以證明這論點,但在結案時,原告只選用其中4項先有技術。 原告的證供 12.原告引用的先有技術為:
13.原告的專家李先生把芯片保護盒的發明權利要求,與記憶片容納器和八達通錶作了比較,記憶片容納器內有另一個記憶片夾具,以數字18在實施例繪圖指出。李先生說記憶片也是芯片的一種,夾具也是芯片保護盒,夾具也有盒蓋和盒底,並可開啟和扣合,而且內部有一偏壓構件,用以固定記憶片,因此夾具的設計與保護盒的第一項權利要求一樣。 14.夾具也有卡接機構,如繪圖上數字108,110 與112,114所指,這與保護盒第二項權利要求也一樣,夾具前蓋在數字108和110 處有凸點,同時後蓋在數字112和114處有小孔,凸點和小孔構成卡接機構,雖然小孔與保護盒的凹結構不同,但作為卡接機構的部份,作用是一樣,所以沒有分別。 15.夾具的卡接機構也是設置在前蓋和後蓋邊緣的相互配合結構,所以和保護盒的第三項權利要求一樣。 16.夾具的凸點也是在前蓋的邊緣,而小孔則是在後蓋的邊緣,它們是對應的,這與保護盒的第四項權利要求一樣。 17.至於設置保護盒邊緣以便開啟盒蓋的缺口,即第五項權利要求,在夾具上是沒有的。 18.至於八達通錶,是個塑膠手錶,內有一個應答器藏於一個圓形的芯片盒內。原告說這錶是在2004年面世的,被告沒有反對這說法,本席同意這錶已面世數年,並接受原告所說。 19.李先生說藏有應答器的芯片盒也是保護芯片的盒,它有個塑膠盒底和盒蓋,盒內也有拱肋,以固定芯片,這與被告保護盒第一項權利要求一樣。 20.這塑膠盒也有卡接機構,而這卡接機構也是由盒蓋邊緣的凸出部份,配合盒底邊緣的孔組成,這些設計與被告保護盒的第二、三、四項權利要求一樣,不過塑膠盒也沒有被告保護盒權利要求第五項的設計。 21.基於上述的比較,李先生認為保護盒的第一、二、三和四項權利要求已於2005年6月8日前發明了,所以這些權利要求都沒有新穎性。 22.雖然記憶片夾具和應答器容納器,都沒有第五項權利要求的設計,但李先生認為這開啟盒蓋的缺口是沒有創造性的,因為市塲上用缺口輔助開啟的容器是很普遍的,把這種技術糅合到芯片保護盒,只是不同技術馬賽克般地結合,對一位擅長有關技術的人而言,他在得到芯片夾具設計的啟發後,是會做到第五項權利要求的設計,因為在夾具的設計再加上缺口輔助開啟,只是一般常識,並無創造性。 23.根據上述理由,李先生認為被告的芯片保護盒既不新穎,也沒有創造性,所以不應享有專利。 24.原告的第二位專家袁教授,也把被告的保護盒與記憶片夾具和八達通錶應答器芯片盒作了比較,他的結論與李先生的大致相同。另外,袁教授也把芯片保護盒與記錄片儲存器和Intel處理器包裝作了比較。 25.記錄片儲存器有上下兩部份,都是殼裝的蓋子,可以打開和扣合在一起,中央以數字46所指凸起處,可以固定儲存的記錄片,上下蓋有卡接機構把兩蓋扣起,卡接機構是以上蓋邊緣數字106和108所指的小凸珠結構,和下蓋邊緣數字182和184所指的小孔配合而成,所以袁教授認為這設計和被告保護盒的第一、二、三和四項權利要求一樣。 26.至於Intel處理器的包裝是塑膠造的,有上下兩部份,卡接一起來儲存處理器,下面部份有拱肋以固定處理器的位置,卡接機構是由上面部份凸出的結構,和下面部份配合的凹陷處組成,可以把上下兩部份緊扣在一起,所以袁教授認為這設計和被告保護盒的第一、二和三項權利要求是一樣的。至於輔助開啟的缺口,袁教授認為對一位擅長有關技術的人而言,這設計是明顯的。基於上述理由,袁教授認為被告的芯片保護盒既不新穎,也沒有創造性,所以不能享有專利。 被告的證供 27.被告的專家楊先生也把芯片保護盒與記憶片容納器和八達通錶作了比較,他說保護盒實施例是圓的,而容納器的實施例卻是長方的,保護盒實施例的上下兩蓋是分開的,但容納器實施例的前後蓋則由鉸鏈連接著,楊先生更指出保護盒實施例所保護的芯片是環形的。基於這些理由,楊先生說保護盒的發明與容納器的設計是不同的。 28.楊先生又說保護盒和八達通錶也是不同,因為一個是圓形的盒而另一個是手錶,製造方法也各異。再者,八達通錶的應答器芯片也不是密封的,所以他認為兩者的設計是不同的。他更說保護盒是用來保護IC芯片而不是任何其他芯片。 分析和結論 29.楊先生同意原告部份的結論,例如任何一種卡接機構都是在權利要求二的範圍內,凸點扣著相應的小孔與權利要求三的原理和效果是一樣,一位擅長有關技術的人也會明白,把凸凹兩點置在盒蓋和盒底內外則,是明顯的做法,和在保護盒加上缺口輔助開關,是不足以支持一項專利。 30.至於楊先生與原告不同的結論,如上述有關實施例的圖形和實施芯片的形狀等,都是建基於實施例繪圖,並非被告的5項權利要求,若把被告的權利要求作比較,就不能達到楊先生這些結論。至於八達通錶應答器芯片盒並非密封,本席認為這芯片盒是個盒中盒,外盒已有防水設計,所以芯片盒毋須防水或密封,它只要能保護芯片,避免與其它部份磨擦和碰撞便可,而這與被告保護盒的第一、二、三和四項權利要求相同。 31.本席在考慮過原告兩位證人的證供後,認為他們所說合邏輯和合理,本席接受他們的證供。本席在考慮過楊先生的證供後,認為他的證供與原告專家的證供有矛盾時,本席不會接納他的證供。 32.基於以上陳述和分析,本席對被告芯片保護盒的權利要求作出下列的事實裁定:權利要求一、二和三與記錄片儲存器,記憶片容納器,Intel處理器包裝和八達通錶應答器芯片盒的設計一樣,所以無新穎性,也沒有創造性。權利要求四與記錄片儲存器,記憶片容納器和八達通的設計一樣,所以無新穎性,也沒有創造性。權利要求五是一個很簡單的輔助開啟缺口,對一位擅長有關技術的人來說,是明顯和毋須創意的設計。 33.被告的代表馮小姐在開案和結案時,還指出幾個與芯片保護盒和下文討論的電子錢包有關的論點,本席在此一併處理。馮小姐說,保護盒權利要求一所指的緊固凸緣,是用來强化保護盒,但本席認為這只是她在本案中的主觀說法,她並沒有在專利申請書的權利要求、實施例繪圖或說明書提及這點,所以本席不接受這是專利申請的部份。 34.馮小姐又說原告提出的先有技術,沒有一個是完全包含芯片保護盒所有的權利要求。但根據專利法律,原告毋須提出一個包含所有被告權利要求的先有技術,原告只須對個別權利要求提出先有技術,並證明對一位擅長有關技術的人來說,把這些個別的先有技術糅合成被告的設計,是明顯的事。 35.本席經小心研究過被告的芯片保護盒後,不能覺察到這個盒作為一個整體,有甚麼新穎性或創造性,這個盒也沒有任何像防水或防磁的特別設計,只是一個很普通的保護盒,對一位擅長有關技術的人來說,就算他不知道有被告的保護盒,讓他把保護盒的5項權利要求糅合成保護盒的設計,也是很明顯的。 36.馮小姐又指被告保護盒實施例所用的是環形晶片,但Intel處理器並不是環形晶片,不過事實上被告保護盒的權利要求,並不限於保護環形晶片,所以這個以實施例作基礎的論點也是錯的。 37.馮小姐又說,被告的保護盒曾在多個中、港、台的展覽和比賽中得獎,足以證明應享有專利,但本席不知道些展覽和比賽的評審標準為何,所以不能引用這些獎項作為本案的裁決理由。 裁決 38.綜觀上述分析和結論,本席認為被告保護盒的5項權利要求都不能享有專利,本席現撤銷這項HK1086445號短期專利。 便於攜帶的電子錢包 HK1086155 39.被告在2006年5月25日遞交這短期專利申請,但要求從2005年6月8日起計優先權,因為被告是在這天向內地機構作出類似申請。 40.這短期專利有5項權利要求如下:
申請書的實施例繪圖如下:
41.這電子錢包是指一個儲存器,內存了一塊毋須與感受器接觸,便可以用電子方式進行金錢交易的芯片,而不是指一個普通錢包,在裝上電子線路後可以發揮特別效能。 原告的證供 42.原告提出了15項先有技術,以證明這電子錢包的發明既不新穎,也沒有創造性。 43.袁教授把電子錢包與這15項技術作了詳細比較。第二項CN1196911A,第三項CN2346258Y,第四項CN2471185Y,和第六項CN1547428A,都是智能防盜錢包,第七項US5123457是排放鉛針於網格的工具,袁教授認為這些技術與電子錢包沒有關係,李先生也沒有把電子錢包與它們作比較,所以本席不討論這些技術。 44.第一項技術是由一篇在1993年3月13日於PC World雜誌刊登的文章報導的,報導指AT&T公司在一個叫Internet World的展覽會上,公報了聰明芯片的測試,更概述了以電子方式作交易的工業在1997年的情況。袁教授認為這文章所述的技術與電子錢包的第一項權利要求相同。 45.第五項JP2001-256450AElectromagnetic Wave Shielding IC Cards Container(阻格電磁牆的芯片容納器)設計,是在2001年9月21日公開的,實施例繪圖如下:
袁教授認為這技術與電子錢包的第一項權利要求相同。 46.第八項US5844244 Portable Identification Carrier(手提身份鑑定器載體)設計,是一只手鐲,內藏一個可更換的毋須接觸式鑑定器,在1997年1月24日於美國申請專利。實施例繪圖如下:
這手鐲可用柔韌的物料製造,以便穿載在腕上,至於內藏於手鐲的定器,可改為可更改的記錄體,甚至可加入通信卡或借方卡。袁教授認為這技術與電子錢包的第一和二項權利要求一樣。 47.第九項US2004-0129785A1 Contactless SIM Card Carrier with Detachable Antenna and Carrier therefor(毋須接觸式用戶識別模件卡的載體)設計,儲存的模件卡可與載體和天綫分拆開,這是在2003年12月19日於美國申請專利。實施例如下:
袁教授認為這技術與電子錢包的第一項權利要求相同。 48.第十項是八達通錶,是2004年面世的產品,照片已在上文展示,袁教授認為這技述與電子錢包的第一項權利要求相同。本席認為錶帶是軟的,方便配帶於腕上,所以這產品可以歸類為軟體飾品,與電子錢包的第二項權利要求相同。 49.第十一項US6089943 An Educational Toy Comprises of a Soft Toy Carrying a Barcode Scanner(有條形碼掃瞄器的教育性軟體玩具)設計,在1998年10月30日於美國申請專利。這玩具是一隻軟體小熊,手掌上藏有一個條形碼掃瞄器 (Barcode Scanner),可與一本特別印制有條形碼的書一同使用,當掃瞄器掃到書上的條形碼時,小熊便會發出與書上文字相對的聲音信息,這技術的實施例繪圖如下:
袁教授認為這技術與電子錢包的第一和二項權利要求相同。 50.第十二項 US2002-0107054 Hand Held Electronic Device (手提電子器具)設計,在2001年5月30日於美國申請專利。這器具包含一個IC卡和一個手錶的中央處理器,IC卡可與一個發射和接收器在近距離毋須接觸地交換資料。實施例繪圖如下:
袁教授認為這技術與電子錢包的第一和二項權利要求相同。 51.第十三項US2002-0193047 Children’s Toy with Wireless Tag/Transponder (內藏可用無線電波規程閱讀或印寫的應答器的兒童玩具)設計,內有個應答器,是藏在玩具內一個穴,應答器毋須從玩具取出,便可作無線的資料交換,這設計可用於身份證明,付款購買東西或其他用途,它是在2001年10用22日於美國申請專利。實施例繪圖如下:
袁教授認為這技術與電子錢包的第一和二項權利要求相同,和第三項權利要求的絨毛動物造形也相同。 52.第十四項US2003-0077978 Method of Stuffing Toy and Toy with Electronic Pocket(把填料填裝到玩具內部和製造一個填滿填料的玩具的技術),是在2001年10月19日於美國申請專利。這玩具有一個隔離的袋子用作儲存芯片,以免和填料接觸,同時更換芯片時也毋須取出填料,這是一個簡單和廉價的生產填料玩具技術,製造商更可儲存芯片在內。儲存芯片袋子的口縫可以用紐扣,拉鎖或鈎來繫上,或可以用線縫起。袁教授認為這技術與電子錢包的第一、二、三、四和五項權利要求都相同,只是這設計的頂上沒有掛環,這技術的實施例如下:
53.第十五項US2005-0103658 Novelty Plush Stuffed Toy/Utility Case(棉絨玩具中間加上一個交接面鑲板)技術,製造的鑲板可以攜帶CD片、照片、文具或食物,這些東西可以附加在鑲板上或固定在鑲板上的容器,這玩具也可以儲存IC卡應答器,作為電子錢包,更可以加上把手。袁教授認為加上把手的技術,與電子錢包第三項權利要求的掛環設計相同,這設計是在2003年11月19日於美國申請專利的。實施例繪圖如下:
54.總結來說,袁教授認為被告電子錢包的5項權利要求,都可以在上述的先有技術中找到,對一位擅長有關技術的人來說,把這幾種技術糅合成被告的電子錢包是明顯的事,所以電子錢包是沒有新穎性或創造性,也不應享有專利。 55.原告的另一位專家李先生也把電子錢包與 US5844244的手鐲,八達通錶,和JP2001-256450A的阻隔電磁牆手提芯片容納器作了比較,他的結論與袁教授的大致相同,他認為電子錢包的第一和二項權利要求沒有新穎性,而第三、四和五項權利要求是普通一般常識,沒有創造性,所以這設計不應享有專利。 被告的證供 56.被告的專家楊先生在口頭作供時同意電子錢包的第一、二和四項權利要求,已存在於上述的先有技術,但他不同意上述技術已包含第三和五項權利要求,他不同意用絨毛動物造電子錢包是一個明顯的選擇。 57.馮小姐在結案陳詞時,也說原告所提的先有技術沒有一個是包含所有她的電子錢包的權利要求,她更否認US5844244的手鐲是軟體的產品或是飾物。至於馮小姐的其他論點和陳詞,本席在討論芯片保護盒時已作了分析,在此不贅。 裁決 58.本席在考慮過所有證供後,認為袁教授和李先生的意見清晰,合邏輯和合理,本席接受他們的證供。至於楊先生的證供與他們的證供有不同之處,本席接納他們的證供。 59.本席現裁定電子錢包的5項權利要求個別地都可以在上述的先有技術中找到,所以都沒有新穎性,而權利要求第三、四和五項也是一般常識,沒有創造性。至於把這些個別技術糅合成電子錢包,對一個熟悉有關技術的人來說,是顯而易見的事,所以這電子錢包不應享有專利。本席現撤銷這項HK1086155號短期專利。 60.本席現在討論馮小姐在本案存檔的宣誓書,馮小姐在宣誓書談及原告與被告過往的交易,並指原告有誤用被告提供的機密資料,但這些指控與本案無關,所以本席不會考慮它們。 61.最後,本席頒下臨時訟費令,要被告支付本案的訟費予原告。若被告不同意這命令,可於十四天內申請修改,否則這臨時令將自動作實。
原告人:由張淑姬律師行轉聘黃繼明大律師代表。 被告人:無律師代表,親自出庭應訊。 |
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